Les marques protégeant des produits pharmaceutiques font l’objet d’une protection en classe 5. Or cette classe est particulièrement « chargée », car de très nombreuses marques y sont enregistrées, ce qui démultiplie les conflits (1.). Elles font par ailleurs l’objet de conflits ou difficultés spécifiques liées à l’usage des dénominations communes internationales (2,). Ceci renforce l’intérêt pour une réelle création, et des recherches préalables spécifiques (3.).
La règle générale, lorsque l’on veut analyser si une marque postérieure doit être interdite, refusée ou annulée, veut qu’il doit exister un risque de confusion dans l’esprit du public entre cette marque et la marque antérieure. Cependant, cette appréciation doit être nuancée, notamment pour tenir des éléments distinctifs et dominants de chacune des marques.
En ce qui concerne les marques pharmaceutiques, plusieurs courants doctrinaux et de jurisprudence existaient, certains considérant que l’appréciation du risque de confusion devait être large, afin d’éviter le danger pour une personne de se tromper de médicament, d’autres estimant que, les médicaments étant prescrits par des professionnels, ce risque était faible puisqu’un professionnel est censé porter une grande attention au médicament prescrit; et que par ailleurs les personnes choisissant un médicament portent une grande attention au choix du dit médicament. La jurisprudence (notamment au niveau de la Cour de Justice de l’Union Européenne) a principalement opté pour cette seconde approche, considérant que le public pertinent est doté d’un degré d’attention particulièrement élevé (voir notamment Tribunal de l’Union Européenne, 9 avril 2014, affaire T-473/11, PENTASA vs OCTASA, point 24).
Pourtant, certaines décisions (notamment de la CJUE ou de l’OHMI) viennent nuancer cette position au demeurant bien établie, en venant accepter l’existence d’un risque de confusion entre des marques dont les éléments communs étaient génériques ou descriptifs de certains caractéristiques médicales … ce qui revient à analyser le risque de confusion du point de vue d’un public pertinent non réellement professionnel ou averti…
De ce fait, il existe une certaine incertitude, notamment quant au risque encouru à utiliser des termes génériques ou descriptifs dans les marques pharmaceutiques. De plus, un grand nombre de marques pharmaceutiques reprenant les mêmes préfixes ou suffixes, ce choix de termes génériques ou descriptifs augmente les risques de conflits … et les coûts d’obtention et de protection ultérieure.
Conflits avec les dénominations communes internationales (DCI)
Les DCI peuvent également constituer des obstacles venant empêcher l’usage et/ou l’enregistrement de marques pharmaceutiques. Cet obstacle n’est toutefois réel que lorsque la dénomination choisie est vraiment très proche, voire quasi-identique, à la DCI. Il est néanmoins nécessaire de connaître les DCI proches de la marque afin d’évaluer le risque à adopter telle ou telle appellation.
Le salut est dans la création !
Afin d’éviter les risques liés aux marques antérieures mais également au conflit avec les DCI, il est indispensable (à tout le moins souhaitable) de faire preuve d’audace dans la création.
Le risque principal, en matière de protection de marques pharmaceutiques, est toujours lié à la volonté de vouloir absolument « coller » à la DCI ou à des termes génériques définissant le médicament ou son princeps.
Si même l’appellation choisie peut faire l’objet d’une protection à titre de marque, ce choix peut se payer fort cher, quelques années plus tard, lors le principe actif sera tombé dans le domaine public, et que les génériqueurs pourront utiliser des noms très proches pour appeler leurs médicaments génériques, sans même tomber réellement sous les fourches caudines de la marque originale …
Ce risque, tout autant que le risque lié au conflit avec des droits antérieurs, peut être éviter en utilisant des racines ou des suffixes innovantes, créatives, qui viendront différencier la marque de celle des concurrents, mais également simplifier l’obtention et la protection du droit de marque…
Olivier Laidebeur – Directeur Département Marques Office Freylinger – Freylinger.com